Circuito Federal esclarece que considerações secundárias devem ser consideradas tanto individualmente quanto como um todo em uma análise de obviedade

Em 24 de agosto de 2023, o Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA, em Volvo Penta of the Ams. LLC v. Brunswick Corp., Caso nº 22-1765, anulou uma decisão final por escrito do Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes (PTAB) que considerava óbvias todas as reivindicações da Patente dos EUA 9.630.692 (a “patente '962”). O Circuito Federal reenviou a decisão para avaliação adicional de indícios objetivos de não obviedade que o Conselho não havia considerado adequadamente. Ao fazê-lo, o Circuito Federal forneceu algumas orientações muito necessárias sobre a análise da obviedade necessária e a consideração dos vários indícios.

A patente '962 é direcionada a um acionamento de barco, projetado para fornecer um “tipo de tração” ou “acionamento voltado para frente” posicionado sob a popa do barco. A concretização comercial da patente '962 da Volvo Penta é chamada de sistema “Forward Drive”, que “se tornou extremamente bem-sucedido” quando lançado em 2015, em parte porque é mais seguro para esportes aquáticos. A Brunswick lançou seu próprio sistema de propulsão de barco cinco anos depois, chamado de propulsão “Bravo Four S”.

No mesmo dia em que a Brunswick lançou o drive Bravo Four S, ela solicitou ao Conselho uma revisão inter partes da patente de 962, afirmando que todas as reivindicações eram óbvias em vista de duas referências: Patente dos EUA 2.616.387 para Kiekhaefer (“Kiekhaefer”) e Patente dos EUA 4.840.136 de Brandt (“Brandt”). Em resposta, a Volvo Penta desafiou principalmente a motivação para combinar Kiekhaefer e Brandt, ao mesmo tempo que apresentou provas de seis indícios objectivos de não-obviedade: cópia, elogios da indústria, sucesso comercial, cepticismo, fracasso dos outros e necessidades há muito sentidas mas não resolvidas.

O Circuito Federal concluiu que a conclusão do PTAB de uma motivação para combinar era apoiada por evidências substanciais, antes de se voltar para uma avaliação dos indícios objetivos de não-obviedade da Volvo Penta. O Circuito Federal primeiro determinou que a Volvo Penta estabeleceu o nexo necessário, demonstrando que a “transmissão dirigível do tipo trator, conforme recitada em cada uma das reivindicações contestadas” foi o que impulsionou o sucesso da modalidade Forward Drive, e que “[o] A combinação inventiva do arranjo da hélice e da localização do eixo de direção proporcionou certos benefícios elogiados na indústria e não alcançados pelos acionamentos da técnica anterior.”

Tendo encontrado um nexo entre o Forward Drive e as reivindicações contestadas da Patente '962, o Circuito Federal concluiu em seguida que “a análise do Conselho sobre [estes] indícios objetivos de não-obviedade, incluindo suas atribuições de peso a diferentes considerações, foi excessivamente vago e ambíguo.” Operação de deslizamento. aos 15. Por exemplo, apesar de reconhecer a importância dos documentos internos da Brunswick que demonstram a cópia deliberada do Forward Drive, e “encontrar a cópia, o Conselho apenas atribuiu a este factor 'algum peso'”. Id. aos 16. O Circuito Federal considerou que esta “atribuição de apenas 'algum peso'” era insuficiente em vista de seu precedente, que geralmente explica que “a cópia [é] forte evidência de não-obviedade” e a “falha de outros em resolver o problema e a cópia pode muitas vezes ser a evidência mais probatória e convincente de não-obviedade.”

O Circuito Federal também considerou que a evidência de sucesso comercial da Volvo Penta justificava mais do que apenas “algum peso”. Por exemplo, o tribunal relatou que Brunswick admitiu ou não contestou que “o Forward Drive criou essencialmente um novo mercado para unidades de popa”, “as vendas do 'Forward Drive aumentaram significativamente desde o seu lançamento em 2015'” e “mais e mais construtores de barcos estão oferecendo o Volvo Penta Forward Drive como equipamento original, incluindo barcos projetados especificamente para incorporar o Forward Drive.” A decisão do Conselho de atribuir “algum peso” a esse factor não foi apoiada por provas substanciais. Operação de deslizamento. às 17.

O Circuito Federal também considerou que o Conselho não avaliou adequadamente as necessidades há muito sentidas, mas não resolvidas. Por exemplo, o tribunal determinou que o Conselho ignorou as evidências de que “desde que o primeiro surfista descobriu que conseguia ficar pendurado atrás da esteira de um barco, na década de 1950, as pessoas têm tentado descobrir uma maneira de fazer isso melhor… e mais seguros” e que “os fabricantes de motores V-drive internos – suas hélices guardadas com segurança sob o casco – gostavam de servir o mercado [de wakesurf] [,] os fabricantes de unidades de tração de popa não podiam”. O Circuito Federal considerou que esta evidência “identifica indiscutivelmente uma necessidade sentida há muito tempo: wakesurf seguro em barcos com transmissão de popa”. O Circuito Federal também apontou para a idade do estado da técnica afirmado, Brandt (por volta de 1989, atribuído à Volvo Penta) e Kiekhaefer (por volta de 1952, atribuído a Brunswick), ao mesmo tempo em que observou que o fato de que “a própria Brunswick possuía uma das referências afirmadas por quase cinquenta anos ainda não desenvolveu a invenção reivindicada não deve ser negligenciada.” Operação de deslizamento. às 19.